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김기령의 지식 재산 千 態 萬 象
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김기령의 지식 재산 千 態 萬 象
  • 경도신문
  • 승인 2015.07.01 14:39
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등록된 상표도 취소될 수 있다

▲ 김 기 령

특허법률사무소 대표변리사

특허청에 상표등록을 하면 해당 상표는 등록일로부터 10년간 국내에서 독점적으로 사용할 수 있고 갱신등록에 의해서 기한이 10년씩 연장될 수 있다. 타인의 상표를 상표권자의 허락을 받지 않고 무단으로 사용한 사람은 민사상 손해배상과 함께 형사상의 벌금형 등의 처벌을 받을 수 있기 때문에 상표권은 강력한 권리라고 할 것이다. 국내에서 상품을 제조 또는 판매하거나 식당, 판매점 등 서비스업을 운영하기 위해서는 먼저 상표로 등록을 받아야 안심하고 사업을 운영할 수 있다. 어떤 상표가 수 십 년 전부터 국내에서 사용되고 있었는데 외국의 어느 회사가 우리나라에서 이와 동일한 상표를 사용할 수 없어 결국은 상표를 거액의 금액을 주고 양도받은 사례가 있다.

또 다른 경우에 외국의 어느 회사는 자사의 상표와 유사한 상표가 국내에서 유사한 상품 분야에 이미 사용되고 있었기 때문에 결국 한국 진출을 포기한 사례도 있다.

상표를 등록했다고 해도 그 상표를 실제로 사용하는 것이 중요하다. 상표를 등록만 해 놓고 사용하지 않은 경우에는 상표법에 의해서 취소될 수 있기 때문이다. 상표법 제73조 제1항 제3호는 “상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대해 취소심판청구일전 계속해 3년 이상 사용하고 있지 아니한 경우”에 특허청 심판원의 취소 결정으로 취소될 수 있도록 규정하고 있다. 여기서 정당한 이유로는 천재지변이나 다른 법령에 의한 인허가의 지연 등 상표권자의 의사와는 관계없이 상표를 사용할 수 없는 사유를 뜻하는 것으로서 특별한 경우에만 해당하는 제한적인 것이다.

등록된 상표를 일부 상품에 대해서만 사용하지 않은 경우에는 이들 상품만을 대상으로 불사용 취소심판을 청구할 수 있다. 여기서 취소 대상인 지정상품을 어느 범위까지 보아야 할 것이냐 하는 문제가 발생하는데 통상 특허청의 심사기준상 상표분류표에 있는 세 분류가 동일하면 동일 유사한 상품으로 보고 있다. 2013년 상표법이 개정되기 전에는 취소심판을 청구해 승소한 사람은 승소 결정을 받은 날로부터 6개월간 독점적으로 해당 상표나 유사한 상표를 출원해 등록을 받을 수 있었다.

지난 2013. 10. 6. 시행된 현행 상표법은 구상표법에서 부여 되었던 독점출원기간이 삭제되었다. 나아가 상표법 제7조 제3항에서 “상표등록 취소심판의 청구인과 출원인이 같고 그 취소심판청구에 의해 취소가 확정된 경우에도 상표의 부 등록 사유가 되는 유사여부 판단의 기준은 상표등록여부 결정 시를 기준으로 한다”라는 규정이 있어서 제3자가 취소된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 취소심판청구인 보다 먼저 출원했을 경우 이 출원이 우선적으로 등록될 수 있는 것인지에 대해서 법 해석상 논란이 있다.

어떤 사람이 상표의 불사용 취소심판을 청구해 승소를 했는데도 불구하고 취소심판 청구일 이전에 다른 사람이 동일한 상표를 출원한 경우가 있다. 이런 경우에 선출원자인 제3자에게 상표 등록의 우선권이 있는 것인지, 아니면 취소 심판 청구인에게 우선권이 부여되어야 하는지 하는 문제가 발생한다. 이 경우 제3자가 출원을 했을 당시에는 해당 상표가 취소되기 이전이므로 해당 취소심판결정이 없었으면 제3자의 출원상표는 등록을 받지 못했을 것이므로 불사용 취소심판을 청구한 자에게 우선출원의 자격이 부여되어야 할 것이라고 생각한다. 상표법의 개정으로 제3자가 심판 청구인 보다 먼저 출원을 했을 경우 등록여부결정시를 기준으로 이와 유사한 선 출원이 없었다는 이유로 그에게 상표등록의 권리가 주어지는 결과가 된다면 상표 불사용 취소심판의 실익이 없기 때문이다. 법 개정으로 인해 상표불사용 취소심판을 청구하는 자가 미리 선 출원을 하지 않았으면 해당 상표의 등록을 받을 수 없는 일이 발생할 수 있으므로 취소심판을 청구하기 전 또는 늦어도 동시에 취소심판청구의 대상인 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원해 놓을 필요가 있다.


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